Markenrechtliche Abmahnung trotz Ablehnung einer Markenanmeldung möglich

Markenrechtliche Abmahnung trotz Ablehnung einer Markenanmeldung möglich

Auch wenn eine Markenanmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) abgelehnt wurde, kann der Anmelder aufgrund des Versuchs, die Marke anzumelden, für eine Markenrechtsverletzung abgemahnt werden – das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom 22.01. 2014 (AZ: I ZR 71/12) entschieden.

In dem Fall ist die Klägerin, die Inhaberin der deutschen Marke „real,- “ ist, gegen die Beklagte, die sogenannte „REAL“ Kartoffelchips verkauft, markenrechtlich vorgegangen. Obwohl ihr durch eine einstweilige Verfügung der Vertrieb dieser Kartoffelchips untersagt worden war, meldete die Beklagte die Zeichen „ REAL“ und „REAL Crisps“ für diverse Nahrungsmittel, u.a. Snacks, an. Das DPMA wies die Anmeldung jedoch wegen mangelnder Unterscheidungskraft und der rein beschreibenden Art zurück.

Trotz Zurückweisung des DPMA mahnt die Klägerin die beklagte markenrechtlich ab und forderte sie zur Unterlassung der Nutzung des Wortes „REAL“ auf, da die Ähnlichkeit dieser Bezeichnung mit der deutschen Marke „real,- “ klanglich sehr groß ist. Die Beklagte verwies daraufhin auf die Begründung des DPMA, nach dem es nicht möglich ist, die Marken „REAL“ oder „REAL Crisps“ anzumelden, weil es ein rein beschreibendes Kennzeichen sei – und wollte der Klägerin damit zeigen, dass ihre Marke „real,- “ ebenfalls keinen markenrechtlichen Schutz genießen könne, weil sie nicht unterscheidungskräftig sei. Durch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens „real,- “, die auch zur Bezeichnung ihrer eigene Produkte genutzt wird, hat die Klagemarke einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht.

Wesentlich für einen Unterlassungsanspruch ist das Bestehen einer Erstbegehungsgefahr oder einer Wiederholungsgefahr. Wird eine Marke angemeldet, ist davon auszugehen, dass die Benutzung des Zeichens für die einzutragenden Waren und Dienstleistungen bevorsteht, es sei denn, es liegen konkrete Umstände vor, die das Gegenteil vermuten lassen. Es sei daher nach Auffassung des BGH unerheblich, ob der Anmelder nur eine Bestätigung vom DPMA bekommen wollte, dass das Kennzeichen „REAL“ nicht eintragungsfähig ist und somit keinen markenrechtlichen Schutz genießt.

Ein aufgrund einer Markenanmeldung begründeter Unterlassungsanspruch, der vorbeugender Natur ist, erlösche laut BGH erst, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei seien an das Erlöschen der Erstbegehungsgefahr weniger strenge Anforderungen als an den Wegfall der Wiederholungsgefahr zu stellen. Entgegengesetzt zur Wiederholungsgefahr bestehe für die weiter bestehende Erstbegehungsgefahr keine Vermutung. Es genüge für den Wegfall der Erstbegehungsgefahr ein der Anmeldung entgegengesetztes Verhalten.

Im diesem Fall hat der BGH das Vorliegen eines entgegengesetzten Verhaltens verneint (eine Nichteinlegung von Rechtsmitteln gegen die Entscheidung des DPMA sei dafür nicht ausreichend).

Fazit:

Selbst wenn eine Marke vom DPMA als nicht eintragungsfähig abgelehnt wurde, besteht für einen Kennzeicheninhaber die Möglichkeit, den erfolglosen Markenanmelder markenrechtlich abzumahnen.

Start-Ups: Mit neuer Marke zum Erfolg

Start-Ups: Mit neuer Marke zum Erfolg

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Wichtig für Start-Ups ist neben einer Idee und der Sicherung der Finanzierung des neuen Unternehmens vor allem, dass sich die Produkte am Markt halten können. In Sachen Marketing ist hierbei das Branding von entscheidender Bedeutung: ein möglichst kreativer Markenname mit hohem Wiedererkennungswert muss gefunden werden, damit sich das Unternehmen von seinen Mitbewerbern unterscheidet. Ist eine solche Marke gefunden, empfiehlt es sich im nächsten Schritt, diese sichern zulassen.

Hierbei lauern jedoch einige Fallstricke, die Start-Ups bei der Wahl einer Marke berücksichtigen sollten:

Zwar ist ein Begriff wie „fliesen24“ für einen Online-Handel mit Fliesen mit Sicherheit einprägsam, doch ist der Versuch, einen solchen Begriff als Marke für diese Ware eintragen zu lassen, nicht ratsam. Die Bezeichnung ist rein beschreibend und damit nicht markenfähig (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 25.10.2011, Az.: 312 O 118/11). Das hat zwar einerseits zur Folge, dass man die Benutzung dieses Begriffs markenrechtlich nicht zu beanstanden ist, andererseits kann man selbst als Verwender einer rein beschreibenden Bezeichnung der Konkurrenz die Benutzung dieser Bezeichnung nicht verbieten. Beschreibende Begriffe dienen der Unterscheidung des eigenen Unternehmens zu Mitbewerbern im Zweifel also nicht.

Sinnvoll ist es also, sich eine Marke zu suchen, die möglichst kreativ ist und mit den angebotenen Waren und Dienstleistungen möglichst wenig zu tun hat. Vor der Anmeldung der Marke sollte dann noch einmal fachkundige Hilfe in Anspruch genommen werden, damit die Gefahr, dass gegen die eigene Marke Widerspruch erhoben wird oder eine markenrechtliche Abmahnung ausgesprochen wird minimiert werden kann. Nicht Inhaber von identischen Marken für identische Waren und Dienstleistungen können gegen die eigene neu eingetragene Marke vorgehen. Es genügt bereits die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der der in Rede stehenden Zeichen und Dienstleistungen.

Zudem begehen viele Start-Ups den Fehler, vor der Eintragung ihrer Marke lediglich eine Internetrecherche in Bezug auf potentiell identische oder verwechslungsfähig ähnliche bereits geschützte Zeichen durchzuführen. Dies genügt jedoch nicht, weil Marken erst spätestens fünf Jahre nach der Eintragung auch tatsächlich benutzt werden müssen. Marken, die zwar eingetragen sind, aber noch nicht benutzt werden, wird man durch eine bloße Internetrecherche nicht finden können.

Jungunternehmer haben gerade in der Startphase mit Sicherheit Wichtigeres zu tun, als sich gegen markenrechtliche Abmahnungen oder Widerspruchsanzeigen gegen ihre Marke zu verteidigen. Im schlimmsten Fall kann eine markenrechtliche Abmahnung dazu führen, dass das Unternehmen umbenannt werden und man sich eine neue Marke suchen muss. Neben den verloren gegangenen Investitionen für die Einführung der Marke treten in solchen Fällen auch erhebliche Rechtsverfolgungskosten, die in der Anfangsphase zunächst einmal erwirtschaftet werden müssen.

Solche Szenarien lassen sich jedoch recht einfach vermeiden, indem Start-Ups sich wie bereits etablierte Unternehmen markenrechtlich beraten lassen. Durch die gemeinsame Erarbeitung einer Markenstrategie, gezielte Recherchen und eine umfassende Beratung zu auftauchenden Fragen wird die Gefahr der Kollision ihrer Marke mit einer bereits bestehenden Marke minimiert. Diese Investition lohnt sich, da Start-Ups sich so voll auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

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