Markenrechtliche Abmahnung trotz Ablehnung einer Markenanmeldung möglich

September 03, 2015

Auch wenn eine Markenanmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) abgelehnt wurde, kann der Anmelder aufgrund des Versuchs, die Marke anzumelden, für eine Markenrechtsverletzung abgemahnt werden – das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom 22.01. 2014 (AZ: I ZR 71/12) entschieden.

In dem Fall ist die Klägerin, die Inhaberin der deutschen Marke „real,- “ ist, gegen die Beklagte, die sogenannte „REAL“ Kartoffelchips verkauft, markenrechtlich vorgegangen. Obwohl ihr durch eine einstweilige Verfügung der Vertrieb dieser Kartoffelchips untersagt worden war, meldete die Beklagte die Zeichen „ REAL“ und „REAL Crisps“ für diverse Nahrungsmittel, u.a. Snacks, an. Das DPMA wies die Anmeldung jedoch wegen mangelnder Unterscheidungskraft und der rein beschreibenden Art zurück.

Trotz Zurückweisung des DPMA mahnt die Klägerin die beklagte markenrechtlich ab und forderte sie zur Unterlassung der Nutzung des Wortes „REAL“ auf, da die Ähnlichkeit dieser Bezeichnung mit der deutschen Marke „real,- “ klanglich sehr groß ist. Die Beklagte verwies daraufhin auf die Begründung des DPMA, nach dem es nicht möglich ist, die Marken „REAL“ oder „REAL Crisps“ anzumelden, weil es ein rein beschreibendes Kennzeichen sei – und wollte der Klägerin damit zeigen, dass ihre Marke „real,- “ ebenfalls keinen markenrechtlichen Schutz genießen könne, weil sie nicht unterscheidungskräftig sei. Durch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens „real,- “, die auch zur Bezeichnung ihrer eigene Produkte genutzt wird, hat die Klagemarke einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht.

Wesentlich für einen Unterlassungsanspruch ist das Bestehen einer Erstbegehungsgefahr oder einer Wiederholungsgefahr. Wird eine Marke angemeldet, ist davon auszugehen, dass die Benutzung des Zeichens für die einzutragenden Waren und Dienstleistungen bevorsteht, es sei denn, es liegen konkrete Umstände vor, die das Gegenteil vermuten lassen. Es sei daher nach Auffassung des BGH unerheblich, ob der Anmelder nur eine Bestätigung vom DPMA bekommen wollte, dass das Kennzeichen „REAL“ nicht eintragungsfähig ist und somit keinen markenrechtlichen Schutz genießt.

Ein aufgrund einer Markenanmeldung begründeter Unterlassungsanspruch, der vorbeugender Natur ist, erlösche laut BGH erst, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei seien an das Erlöschen der Erstbegehungsgefahr weniger strenge Anforderungen als an den Wegfall der Wiederholungsgefahr zu stellen. Entgegengesetzt zur Wiederholungsgefahr bestehe für die weiter bestehende Erstbegehungsgefahr keine Vermutung. Es genüge für den Wegfall der Erstbegehungsgefahr ein der Anmeldung entgegengesetztes Verhalten.

Im diesem Fall hat der BGH das Vorliegen eines entgegengesetzten Verhaltens verneint (eine Nichteinlegung von Rechtsmitteln gegen die Entscheidung des DPMA sei dafür nicht ausreichend).

Fazit:

Selbst wenn eine Marke vom DPMA als nicht eintragungsfähig abgelehnt wurde, besteht für einen Kennzeicheninhaber die Möglichkeit, den erfolglosen Markenanmelder markenrechtlich abzumahnen.