Voraussetzung für markenrechtlichen Schutz ist, dass es sich nicht um freihaltebedürftige und rein beschreibende Markennamen handelt und dieser innerhalb fünf Jahren nach der Eintragung auch benutzt wird.
Das OLG Frankfurt hatte in seinem Urteil „Pferdesalbe“ vom 12.05.2016 (AZ: 6 U 75/15) entschieden, dass die Wortmarke „Pferdesalbe“, welche für Badezusätze eingetragen ist, zwar nicht direkt rein beschreibend für die geschützten Waren sei, aber doch sehr in eine beschreibende Richtung gehe. Wird ein solches Zeichen zusammengesetzt mit anderen beschreibenden Worten verbunden verwendet (hier „Apothekers Original“), wird es dadurch nicht geltungserhaltend genutzt.
Das Gericht vertrat die Auffassung, dass der Benutzer annehme, dass die Badezusätze auf der von für Pferden hergestellten Salbe basiere. Somit entstehe indirekt ein beschreibender Zusammenhang und der markenrechtliche Schutz sei deswegen eher gering. In der Kombination mit den Worten „Apothekers Original“, die zusammen auch als Marke und somit als Herkunftshinweis genutzt wurden, stellte das Gericht fest, dass dadurch keine markenmäßige Benutzung erreicht wird, weil der kennzeichnende Bestandteil „Pferdesalbe“ in dieser Kombination nicht hinreichend als kennzeichnendes Element heraussteche. Auch durch eine größere Schrift oder andere Farbgebung des Wortes „Pferdesalbe“ könne dies nicht ändern.
Wer eine Marke anmelden möchte, sollte generell darauf achten, dass der Markenname nicht zu beschreibend ist.
Denn nicht nur bei der Anmeldung könnte es Schwierigkeiten geben; auch bei der Verteidigung einer Marke, die nur schwachen Schutz genießt, kann sich nach der Eintragung ein langer zermürbender Prozess anschließen, den ein markantes und so noch nicht vorhandenes Zeichen verhindert hätte. Hier macht eine Markenähnlichkeitsrecherche Sinn, um zu schauen, was bereits an potentiell gefährlichen Marken existiert und ob man die Marke eventuell besser ändert.
Als rein beschreibende Kennzeichen hat das LG Hamburg beispielsweise „fliesen24“ sowie „fliesen.24.com“ für eine Webseite, die Fliesen anbietet, angesehen (LG Hamburg, urteil vom 25.10.2011, AZ: 312 O 118/11). Auch bei der Verwendung umgangssprachlicher Begriffe wie „Stubbi“ für ein 0,33 l abgefülltes Bier in einer gedrungenen Flasche kann rein beschreibend sein für die Waren, für die das Kennzeichen genutzt wird (OLG Koblenz, Urteil vom 20.12.2012, AZ: 6 W 615/12).
